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Giovedì, 28 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Come stipulare un contratto di licenza d’uso di marchi registrati

Il contratto di licenza d’uso del marchio consente a chi non è titolare del marchio stesso di farne uso, tipicamente per svolgere attività in franchising e di norma dietro il pagamento di royalties. Per evitare incertezze sulla titolarità del marchio stesso e su chi abbia il diritto di sfruttarlo ci sono alcuni passi obbligatori da seguire, in base alla legge, ed altri che pur non essendo obbligatori sono fortemente raccomandati. Ecco quali sono tali passi.

Il contratto di licenza di marchio deve riportare alcuni elementi indicati dalla legge. Deve infatti risultate chiaro quale sia l’oggetto, cioè il marchio che viene dato in licenza, quali siano i prodotti coperti dal marchio per i quali la licenza può essere sfruttata (la licenza può infatti coprire tutti i prodotti di un marchio o soltanto alcuni), quale sia l’ambito entro il quale il licenziatario può utilizzare il marchio (per esempio una sola città o tutta una Regione o un’intera nazione, continente, e così via) e per quanto tempo può utilizzarlo (la licenza può essere data anche senza alcuna scadenza, ma in quel caso è ammessa la revoca della licenza stessa). In merito alla durata della licenza, può (succede di frequente) essere inserita una clausola che fissa entro quanto tempo a decorrere dallo scioglimento del contratto il licenziatario sia tenuto a cessare l’utilizzo del marchio, eliminando dal mercato i relativi prodotti, come pure può essere (ed è di norma) prevista una clausola di risoluzione anticipata in base alla quale il titolare del marchio potrò revocare la licenza d’uso ove ritenga che il licenziatario non abbia rispettato gli obblighi a suo carico.

Come funziona la cessione d’uso di marchi registrati e a chi serve

Il contratto deve anche indicare l’eventuale esclusiva e le royalties da pagare per l’utilizzo del marchio. Va da sé che di norma un contratto in esclusiva, in base al quale nessun altro può utilizzare quel marchio, prevede royalties più alte. Le royalties a loro volta, si tratti di licenza esclusiva o meno, possono essere fissate in proporzione alle vendita, in misura fissa o secondo un mix che preveda una parte fissa, una parte legate alle vendita): con questo si intende il fatto di concedere la proprietà intellettuale in esclusiva a una sola persona (cosa che ovviamente avrà un costo).

Il contratto può fissare standard per chi si vede concesso l’uso del marchio, perché chi lo concede ha ovviamente interessa a evitare che esso venga snaturato o esposto a perdita di prestigio, e può fissare altresì poteri di controllo di chi lo concede in uso per verificare l’effettivo utilizzo che viene fatto del marchio stesso. Possono ancora essere prefissati comportamenti che entrambi le parti del contratto devono adottare in caso di contraffazioni e le forme di collaborazione da portare avanti in tal senso.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi consiglia di presentare istanza di trascrizione del marchio,  insieme a una copia del contratto. La trascrizione non è obbligatoria, ma ha efficacia dichiarativa dell’opponibilità a terzi (chiarisce cioè a chi spetta l’uso del marchio, ove qualcuno sollevi obiezioni in merito). La trascrizione può essere presentata, all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,  sia dal licenziante che dal licenziatario. Può vendere il marchio solo chi ne risulti titolare nel registro nazionale dei marchi e se il marchio è stato venduto più volte, l’acquirente deve assicurarsi che tutti i proprietari precedenti siano stati inseriti nel registro, e che non vi sia nessuna discontinuità (occorre registrare tutti i contratti di trasmissione della proprietà).
 

Come stipulare un contratto di licenza d’uso di marchi registrati

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